Об’єкти, які потенційно підлягають правовій охороні як нетрадиційні торговельні марки

Закон України про торговельні марки (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») визначає знак як позначення, за  яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Крім того, відповідно до закону знак може бути представлено у вигляді будь-якого позначення або будь-якої комбінації позначень. Також закон містить невиключний перелік типів знаків, які потенційно можуть підлягати правовій охороні: слова (включаючи власні імена, літери, цифри), графічні елементи, кольори та комбінації кольорів.

Постанова про торговельні марки («Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг») розширює перелік об’єктів, які можуть охоронятися як торговельні марки, та містить розмежування (хоч і досить нечітке) між класичними (традиційними) та нетрадиційними торговельними марками.

Відповідні положення Постанови можуть розцінюватися як такі, що передбачають віднесення типів позначень, прямо передбачених Законом, до традиційних або класичних. Нетрадиційні торговельні марки у розумінні Постанови, можуть бути звуковими, світловими, а також мати вигляд кольору чи комбінації кольорів. З іншого боку, перелік нетрадиційних торговельних марок, передбачений Постановою, не є виключним. Таким чином, можна зробити висновок про відсутність будь-яких законодавчих обмежень щодо типу об’єктів, які потенційно можуть бути зареєстровані як торговельні марки за умови, що відповідні розпізнавальні знаки виконують ключову функцію відмежування товарів та послуг однієї особи від товарів та послуг іншої особи.

Однак Постановою передбачено, що такі нетрадиційні знаки можуть бути зареєстровані лише у випадку наявності технічної можливості фіксації таких знаків у реєстрі та здійснення офіційної публікації про таку фіксацію. Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг ведеться в електронній формі та передбачає можливість завантаження певних типів мультимедійних файлів, що містять зображення знаків для товарів і послуг, якщо такі файли надаються заявниками. Однак, знак для товарів і послуг вважається офіційно опублікованим, коли інформацію про надання захисту внесено до Офіційного бюлетеня ДП «Український інститут промислової власності», при цьому основною формою публікації є паперова форма (електронний варіант Офіційного бюлетеню на веб-сайті ДП «Український інститут промислової власності» представлено лише для інформаційних цілей). Однак, в силу технічних обмежень, охорону може бути надано лише тим нетрадиційним знакам для товарів і послуг, які можуть бути відтворені на папері в графічній формі.

Нижче наведено загальні рекомендації Державного підприємства «Український інститут промислової власності» стосовно особливостей порядку подання та експертизи таких типів нетрадиційних знаків для товарів і послуг відповідно до Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опублікованих органом експертизи ДП «Український інститут промислової власності».

Об’ємні знаки

Об’ємний знак – це тривимірна фігура або комбінація таких фігур. Об’ємні знаки за загальним правилом підлягають реєстрації в Україні. Однак, методичні рекомендації містять застереження про те, що об’ємні знаки не можуть бути звичайним відтворенням широко відомого об’єкта та повинні мати оригінальний (розрізняльний) зовнішній вигляд. Крім того, форма не повинна визначатися виключно функціональним призначенням відповідного об’єкта заявленого як знак для товарів і послуг. В результаті орган експертизи часто надає тимчасову відмову стосовно об’ємних знаків через відсутність розрізняльної здатності, і таку попередню відмову може бути знято лише у випадку, якщо заявнику вдасться переконати заклад, що проводить експертизу, у тому, що відповідна форма не є загальновідомим об’єктом і що форма не визначається виключно функцією об’єкта, заявленого як знак для товарів і послуг. Суттєвим додатковим аргументом на користь реєстрації об’ємного товарного знаку може бути також набута розрізняльна здатність.

Звукові знаки

Звуковий знак – це знак, який складається з різних звуків. Методичні рекомендації вирізняють дві типові категорії звукових знаків: ті, що можуть бути відтворені у вигляді музичних символів (музика або мелодії) та ті, що не можуть бути відтворені таким чином (різні звуки, наприклад, звук двигуна автомобіля, крик тварини тощо). В силу технічних обмежень (вимога графічного відтворення) на практиці може бути зареєстровано лише перший тип (музика та мелодії).

Кольорові знаки

Кольоровий знак – це колір або поєднання кількох кольорів. За загальним правилом вважається, що такі знаки не мають розрізняльної здатності. Тому рекомендується, щоб разом із заявкою заявник подав докази набутої розрізняльної здатності такого кольорового знаку.

Голографічні знаки

Голографічний знак – це знак, що складається з райдужної голограми (що переливається), яка може містити зображення у вигляді графічного елемента або літер, або їх комбінації. Ознакою голограми є те, що колір та зображення на голограмі можуть змінюватись відповідно до кута нахилу голограми. Відповідно до Сингапурської  угоди, вигляд голографічного знаку повинен містити одне або кілька зображень, що дозволяє отримати повне уявлення про голографічний ефект. Орган експертизи також може вимагати надання заявником опису голографічного знаку. Голографічні знаки на даний момент не підлягають реєстрації в силу технічних обмежень, пов’язаних з методом публікації, зазначеним вище, та відсутності нормативно-правової бази, яка б регулювала вимоги до подачі голографічних знаків.

Рухові знаки

Руховий знак – це рухоме зображення у вигляді послідовності словесних та/або зображувальних елементів. Руховий знак може бути представлений кількома зображеннями, котрі являють собою переміщення елементів знаку, письмовий опис переміщення (руху) або зразок переміщення (руху) у формі цифрового файлу. Так само, як голограми, рухові знаки не підлягають реєстрації в Україні з технічних причин та через відсутність відповідної нормативно-правової бази.

Позиційні знаки

Позиційний знак – це позначення, яке має чітке місцезнаходження на продукті. Відповідно до Методичних рекомендацій позиційний знак має складатись з одного малюнку або креслення, які демонструють його особливе положення на виробі. За умови можливості графічного відтворення такого знаку та наявності розумного ступеню розрізняльної здатності, такі знаки можуть бути зареєстровані в Україні.

Нюхові знаки

Нюховий знак – це  запах, здатний відрізнити товари або послуги одного виробника від подібних товарів або послуг інших виробників (постачальників послуг). Нюхові знаки представляються письмовим описом запаху чи суміші запахів, що дозволяє чітко й однозначно ідентифікувати та вирізнити його з-поміж інших ароматів та смаків. Такі типи запахів як натуральні аромати товару (включаючи ароматичні олії) та маскувальні (функціональні) аромати не можуть підлягати реєстрації. Так само як голографічні та рухові знаки, нюхові знаки не можуть бути зареєстровані в Україні в силу технічних причин.

Смакові знаки

Концепція смакових знаків дуже схожа на концепцію нюхових знаків. Смаковий знак – це смак або відтінок смаку, за допомогою якого товар або послугу одного виробника можна відрізнити від подібних товарів або послуг інших виробників або постачальників послуг. Натуральні смаки продуктів та функціональні смаки не можуть бути зареєстровані у зв’язку з відсутністю розрізняльної здатності.  З технічних причин смакові знаки наразі не можуть бути зареєстровані в Україні.

Таким чином, з огляду на зазначене вище, деякі (найбільш загальні) типи (зокрема, кольори та комбінації кольорів, об’ємні, звукові та позиційні знаки) можуть охоронятися в Україні відповідно до чинного законодавства при умові виконання та дотримання заявником спеціальних вимог до реєстрації таких знаків.

Інші типи нетрадиційних знаків, зокрема звуки, рухові знаки, голографічні, смакові та нюхові знаки, хоча прямо й не виключаються законом, все ще не можуть бути зареєстровані з технічних причин, які стосуються ведення державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг та порядку їх офіційного опублікування. З огляду на зростання попиту на охорону таких знаків, відповідні акти законодавства та технічні удосконалення потребують підтримки та просуванню професійним середовищем з метою створення можливостей для реєстрації таких знаків.

Олександр Молотай, партнер, керівник практики інтелектуальної власності, спеціально для щорічного довідника The Ukrainian Law Firms 2019. A Handbook for Foreign Clients